Последствия несвоевременной регистрации товарного знака

Любая компания, готовая развивать свой бизнес в виде производства товара или предоставления определённых услуг,  должна задуматься об уникальном позиционировании на рынке, чтобы максимально индивидуализировать сферу своей деятельности. Быть отличными от всех, позволяет использование своего логотипа и/или словесного обозначения. 

Но чтобы придуманное обозначение, принадлежало только создателю, предусмотрена его регистрация в качестве товарного знака, в патентном ведомстве.

Однако зачастую руководители предприятий не  всегда вовремя задумываются о такой регистрации, что влечёт за собой сложности в дальнейшем развитии компании.

За время продолжительной практики в сфере защиты интеллектуальной собственности, неоднократно приходилось сталкиваться с возможными проблемами наших клиентов, которые в силу каких-то причин, не своевременно обращались за регистрацией товарного знака.
 
Некоторые кейсы, с возможными вариантами дальнейшего развития, мы постарались использовать в данном материале. 

«Захват» знака недобросовестными конкурентами

Кейс 1

Компания A, являющаяся производителем маринованных овощей под маркой «Вкуснота!» с 2012 года, получила претензию от компании B о нарушении исключительных прав на товарный знак. В претензии значилось, что знак зарегистрирован в 2015 году на Компанию B, заявка подана в 2014 году. Компания B также обратилась в ФАС и правоохранительные органы, ввиду чего компания A понесла убытки (арест продукции, невозможность продавать и производить). 
 
Итог: компания A в нескольких судебных заседаниях доказала свою добросовестность, однако понесенных убытков и судебных тяжб можно было избежать, если бы знак был своевременно, в 2012 году, зарегистрирован.     

В случае своевременной регистрации: 

Компания А в 2012 году при запуске производства под брендом «Вкуснота!» подала заявку на регистрацию товарного знака и получила свидетельство. Компания В, при подаче заявки на товарный знак «Вкуснота!» спустя 2 года, получила отказ, а при попытке использовать знак «Вкуснота!» - претензию от компании А и судебный иск, результатом рассмотрения которого являлось решение суда о взыскании убытков в пользу компании  А. 
 
Статья 1479 ГК РФ: 
на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
Статья 1484 ГК РФ: 
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Невозможность использовать бренд, нарушение чужих прав 

Кейс 2

Компания A использует знак «Мореон» для обозначения своей продукции на протяжении 1 года, активно продвигает и рекламирует свою продукцию. Спустя какое-то время компания А получает претензию от компании с фирменным наименованием «Мореон», производящей аналогичную продукцию и действующей на протяжении 2х лет. Компания «Мореон» предъявляет претензии и в судебном порядке запрещает компании А производить продукцию под брендом «Мореон». 
 
Результат: потеряны значительные средства на развитие марки, которая изначально не могла принадлежать компании А. 
 
Как избежать: при старте использования марки провести проверку и подать знак на регистрацию. 

В случае своевременного обращения за регистрацией: 

Компания A перед запуском продукции под брендом «Мореон» провела предварительную проверку и обнаружила, что существует ООО с аналогичным названием, производящее аналогичную продукцию. Компания А провела ребрендинг, разработала новый знак, проверила его на уникальность и успешно зарегистрировала.  Результат: охраняемый знак, не нарушающий чьи-либо права. В случае открытия третьими лицами ООО с аналогичным названием по аналогичной деятельности – возможность предъявлять претензии. 

Статья 1483 ГК РФ, п. 8:Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением.

Несвоевременная проверка и регистрация: невозможность защитить  

Кейс 3

Компания С пекла и продавала пирожки под знаком «Пироги и плюшки». Спустя какое-то время на соседней улице открылся магазин «Пироги и плюшки», покупатели стали принимать магазин как фирменный и принадлежащий Компании С, и, зная качество продукции, покупать пирожки в магазине. Компания С обратилась за регистрацией товарного знака для возможности защиты прав, но получила отказ – поскольку обозначение полностью описательное и неохраняемое.
 
Результат: невозможность защиты, необходимость сменить бренд, убытки, потеря покупателей.  
 
Вывод: необходима своевременная экспертная проверка и консультация для разработки охраноспособного знака.  
 
Рекомендации: проверка и регистрация бренда на старте.  

В случае своевременного обращения за регистрацией:

Компания С решила печь и продавать пирожки под знаком «Пироги и плюшки». Предварительно компания обратилась в патентное бюро для проверки знака и регистрации. Узнав от специалистов бюро о неохраняемом характере знака, Компания С разработала новый знак «Солнышкины пирожки» и успешно его зарегистрировала.  Спустя какое-то время на соседней улице открылся магазин «Солнышкины пирожки», покупатели стали принимать магазин как фирменный и принадлежащий Компании С, и, зная качество продукции, покупать пирожки в этом магазине. Компания С обратилась в суд за защитой своих прав и успешно выиграла процесс. 

Статья 1483 ГК РФ, п.1: 
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
 
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта

Невозможность регистрации и ограничения конкуренции 

Кейс 4

Компания А начала выпускать продукцию под брендом «Мастерски». Спустя месяц, на рынке появилась компания В, которая также стала использовать знак «Мастерски» для похожей продукции, при этом выпуская продукцию небольшими партиями и реализуя в одной небольшой торговой точке, не доставляя каких-либо неудобств компании А. Спустя год, компания А обратилась за регистрацией знака, но получила отказ, поскольку  компания В также использует товарный знак, и за последний год стала известна на рынке под данным знаком.
 
Итог: невозможность ограничения конкуренции и регистрации знака.

В случае своевременной регистрации:

Компания А начала выпускать продукцию под брендом «Мастерски», подала заявление на регистрацию. Спустя месяц, на рынке появилась компания В, которая также стала использовать знак «Мастерски» для похожей продукции, при этом выпуская продукцию небольшими партиями. Спустя год, компания А, заметив рост известности и объемов продукции компании В,  обратилась за защитой прав на товарный знак в суд, в результате взыскав убытки и запретив компании В использовать знак. Кроме того, компанией А был выявлен ряд иных производителей, незаконно использующих товарный знак «Мастерски», поданы иски и взысканы убытки. 
Статья 1494 ГК РФПриоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Статья 1515 ГК РФ
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
 
Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров
 
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.